Nueva cuestión prejudicial del Tribunal Supremo: compatibilidad del criterio de la regalía hipotética con el daño moral para la cuantificación de los daños y perjuicios

La propiedad intelectual en España parece un campo muy fértil para el crecimiento vigoroso de cuestiones prejudiciales en casi todas las instancias y jurisdicciones. Son legendarias las batallas sobre la comunicación pública en las habitaciones de hotel y sobre la remuneración equitativa de la copia privada, a las que España contribuyó en su momento con sus respectivas cuestiones. De la segunda nos hemos ocupado con detalle aquí, aquí, y aquí.

También en relación con la copia privada, recientemente se planteó una cuestión prejudicial por la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo sobre nuevo sistema post PADAWAN de remuneración de la copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado actualmente en vigor, que ya comentamos en su momento y que hasta la fecha no ha tenido avances procesales significativos.

Y ahora se ha planteado por la Sala Primera del Tribunal Supremo por Auto de 12 de enero de 2015, una nueva cuestión prejudicial sobre un asunto muy interesante y de gran transcendencia práctica: ¿Es compatible, cuando se reclama la indemnización por la infracción de derechos de PI, la opción por el criterio de la licencia hipotética con la reclamación del daño moral?

El origen de la cuestión se debe a la redacción dada por la Ley 19/2006 que traspone la Directiva 2004/48, al artículo 140 LPI. La versión anterior establecía como criterios alternativos, para la fijación del daño patrimonial, el beneficio que el titular hubiera obtenido de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de autorizar la explotación, y además, en cualquiera de las modalidades de cálculo elegidas, el daño moral.

La norma vigente sin embargo, en una pésima trasposición del artículo 13 de la Directiva, calcifica los criterios que da la norma comunitaria para el cálculo de los daños e impone una disyuntiva que es, en nuestra opinión claramente contraria al espíritu y la finalidad de la norma comunitaria.

La norma española interpreta como criterios únicos lo que en la Directiva son criterios mínimos y olvida una característica básica que está en la esencia de este tipo de normas: las Directivas establecen, en un símil familiar con la terminología utilizada para el contrato de arrendamiento,  obligaciones de resultado[1], dejando los medios a elección de cada Estado. O lo que es lo mismo: la literalidad de la Directiva está al servicio del fin de la misma, que se explicita siempre en sus considerandos y en muchas ocasiones también en el mismo articulado.

Parece que el legislador español olvidó esta cuestión y en un ejercicio de corta y pega de brocha gorda, conservó la estructura formal de la disyuntiva pero sin el contenido y orientación de la misma: allí donde había una estructura flexible al servicio de una finalidad, se estableció una disyuntiva basada en criterios petrificados, cuya aplicación sin labor interpretativa mediante puede llevar a resultados absurdos por injustos.

Por este motivo la norma fue muy contestada en la doctrina, que la concibió como un retroceso frente a la norma anterior y enseguida puso de manifiesto el peligro de una interpretación como la que ahora se pone en cuestión. Y por este motivo la norma ha sido aplicada con consecuencias muy dispares entre tribunales y por tanto añadiendo incertidumbre a una cuestión tanto o más difícil que la propia determinación de la infracción.

Y ahora el TS se hace eco de esta discusión que ha tenido consecuencias tanto en la jurisdicción española –hay sentencias contradictorias entre las Audiencias-como entre legislaciones de Estados miembro de la UE –hay estados que reconocen la posibilidad de reclamar daños morales tanto en una modalidad de cálculo como otra-.

Los hechos que dan pie a la cuestión son relativamente sencillos: El director de un documental sobre Cuba titulado “Dos patrias, Cuba y la noche” ve como escenas enteras de su obra son montadas en un documental realizado por la productora demandada sobre prostitución infantil en Cuba, documental que fue emitido en Telecinco, que también fue demandada por el director.

En primera instancia se estima la infracción de los derechos de explotación y se reconoce igualmente la infracción del derecho moral de reconocimiento de la autoría. La sentencia en primera instancia cuantifica la indemnización por los derechos de explotación conforme el criterio del art. 140.2.b), es decir, por el criterio de la regalía hipotética, y reconoce además una cantidad añadida a la anterior por los daños morales.

La Sentencia de apelación dictada tras el recurso de las demandadas rebajó la indemnización por la infracción de los derechos de explotación de acuerdo con los criterios objetivos que estimó aplicables y estimando la argumentación de las demandadas apelantes, consideró que la exigencia de daño moral no es compatible con la elección como criterio indemnizatorio, de la regalía o licencia hipotética, de conformidad con el artículo 140.2 LPI. En consecuencia revocó la sentencia de primera instancia en lo relativo a la condena al pago de una indemnización por daño moral.

El director recurrió en casación y planteó la compatibilidad de la norma en la que se sustentó la decisión de segunda instancia con la Directiva que la originó.

El Auto del TS rechaza con buen criterio que sea un acto claro como motivo de inadmisión de la cuestión prejudicial (recordemos que cuando no hay instancia superior, el tribunal está obligado a plantear la cuestión si no es que su contenido sea un acto claro) y tras resumir los argumentos a favor y en contra, decide elevar la cuestión prejudicial.

Nuestra impresión es que si dependiera del TS ya habría optado por la interpretación favorable a la compatibilidad de ambas pretensiones: en su argumentación para justificar las dudas que plantea la interpretación de la Audiencia Provincial ya deja claro su desagrado.

Según expone el Auto, como motivos en contra de la compatibilidad se encontraría la redacción literal del artículo 13 de la Directiva, que plantea como alternativos los criterios y sólo en el primero se alude a los daños morales. Esta misma razón, es decir, que solo en uno de los criterios se encuentran mencionados los daños morales se encontraría también en el considerando 26 de la Directiva, argumento que traslada sin variación a la interpretación de la redacción dada al artículo 140.2 LPI.

Frente a esta interpretación tan podríamos decir de vuelo rasante, el TS expone los argumentos contrarios:

1.- La misma redacción literal del artículo 13.1 alude a la “indemnización adecuada de los daños y perjuicios efectivos”, lo que no ocurriría con la exclusión propuesta.

2.- El carácter alternativo de los criterios sólo se predicaría para el cálculo de los daños patrimoniales (rectius los derivados de la infracción de los derechos de explotación). Ello no afectaría en consecuencia a la indemnización por daño moral (rectius infracción de los derechos morales), que se podrían pedir en cualquier caso. Es más, siguiendo a CARRASCO,  y si le hemos entendido bien, cosa no siempre evidente, en realidad la norma española plantea como alternativos los criterios para el cómputo del lucro cesante, no del daño real[2].

3.- Y finalmente se llama la atención sobre el hecho que en la Directiva, el criterio de la regalía hipotética se establece con carácter de  mínimo para el cómputo del daño (a  a tanto alzado) de modo que no excluiría la adición de otros conceptos, como por ejemplo, el daño moral. Así queda bien claro de la redacción del artículo 13.1. b) cuando dice que “como alternativa … podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos,…”

Esperamos con ganas la evolución de esta nueva cuestión, que se suma a la ya larga lista de resoluciones que estamos esperando del TJUE, lista que será actualizada en un próximo post. SET  DATEMAIL "KH7LVB59"  KH7LVB59

Auto del TS de 12 de enero de 2015. Cuestión prejudicial sobre regalía hipotética y daño moral